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经典案例

设计要点在外观设计专利侵权判定中的作用

更新时间:2018-05-23 点击数:2855

----评张某某诉义乌市乐客多家居用品有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案

案号:

 

(2014)苏中知民初字第00167号

 

【裁判要旨】

 

  设计要点的作用仅限于在进行外观设计比对时提供一个参考,而不能代替承载外观设计主要信息的外观设计图片或者照片来界定外观设计的保护范围。

 

【案情介绍】

 

  原告张某某系名称为“多功能化妆品收纳盒”外观设计专利的专利权人,专利号为ZL201230485284.X,授权公告日为2011年11月30日。

 

  2013年11月13日,原告张某某委托代理人通过公证购买的方式在被告义乌市乐客多家居用品有限公司经营的天猫店铺内购得收纳盒一个。原告张某某认为,上述收纳盒的外观设计与授权设计近似,被告义乌市乐客多家居用品有限公司未经许可制造、销售、许诺销售上述近似的收纳盒,构成对原告张某某授权设计的侵犯,故诉至法院,请求判令被告义乌市乐客多家居用品有限公司停止侵权并赔偿经济损失及合理费用合计20万元。

 

  苏州中院认为,判断两外观设计是否构成近似,应以整体观察、综合判断为原则,对能够影响产品外观设计整体视觉效果的所有因素进行综合考察后判断两者整体视觉效果是否相同。本案中,被诉侵权设计与授权设计整体形状均为长方体,正面均有笑脸及雪花状图案,侧面挡板带有一定弧形,并通过隔断的方式区分每一个空间,虽然两者在细节上存在细微不同,但并不影响一般消费者对两者整体视觉效果的判断。以一般消费者的知识水平和认知能力考察,虽然被诉侵权设计后侧挡板上缺少“月亮”和“星星”的雕刻此设计要点,但两者整体视觉效果无实质性差异,构成近似。被告义乌乐客多公司销售与授权专利近似的产品,构成对原告张某某外观设计专利权的侵犯,依法判决其停止侵权并赔偿损失及合理费用。

 

  一审宣判后,双方当事人均未提起上诉,一审判决已生效。

 

【法官评析】

 

  本案涉及设计要点在外观设计专利侵权判定中的作用,如果被控侵权设计缺少授权设计简要说明中的设计要点是否必然导致不侵权。

 

一、设计要点的定性

 

  根据《专利审查指南》(2010)4.3简要说明部分记载,设计要点是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合,或者色彩与形状、图案的结合,或者部位。由此,设计要点是申请专利的外观设计与在先设计的主要差别。

 

  一般而言,产品的外观设计通常是在现有设计的基础上所作的创新,它必然包含现有设计的部分内容,同时又包含于现有设计既不相同也不相近似的设计内容。正是这部分与现有设计既不相同又不相近似的设计内容保证了申请专利的外观设计的创作高度,而设计要点就是对这种创作高度的描述,使阅读者很容易将该外观设计与现有设计区分开,认识到该外观设计的创新点,这有利于外观设计尽快获得专利授权及获得司法保护。但是,由于外观设计授权时并不进行实质审查,当事人陈述的设计要点往往未经实质审查就可以获得授权。因此,申请人在申请外观设计专利时所陈述的设计要点仅仅是申请人认为的要点,并不必然客观准确的反映外观设计相对于现有设计的创作高度,实践中出现了一些申请人夸大其设计要点,拔高其设计创作高度的现象,也有部分权利人不精通专利法,无法恰当描述其权利范围,其对设计要点的描述不当导致其权利范围过窄。

 

二、不应以设计要点作为确定授权设计保护范围的依据

 

  关于设计要点对授权设计保护范围确定的作用,实务界有两种观点。一种观点认为,授权设计“设计要点”的地位相当于发明专利权利要求中的“技术特征”,授权设计的保护内容一般体现在该专利的设计要点中。判断外观设计是否相同或者近似时,要根据被控侵权设计是否包含“设计要点”的内容来进行。只有被控侵权设计中包含有设计要点中所声明的部分,且这些部分与授权设计照片中表示出的相同或者相似,才能认定为侵权。相反,若被控侵权设计中未包含全部设计要点,或者这些部分与专利照片中表现出的不相同或不相近似,则不能认定为侵权。

 

  另一种观点认为,设计要点是从产品外观设计者的角度考虑,对某一项外观设计采用的不同于现有设计的单个、多个要素或者是对要素的不同结合方式概括形成的新的外观设计的说明,其仅是授权设计相对于某一项或某几项现有设计相区别的设计特征,这个区别设计特征可能是独创的,也可能是另一项现有设计已有的设计特征。实践中,由于外观设计专利授权时并不进行实质审查,故专利权人故意夸大其设计要点或由于描述不当而限制权利范围的情况较为常见,故不宜根据设计要点界定权利范围,设计要点可用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计,但仅是辅助信息,授权专利的保护范围仍应以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。

 

  笔者赞同第二种观点,具体理由如下:

 

  其一,如上所述,设计要点是产品外观设计者基于自身的知识水平和认知能力对拟授权设计相对于现有设计的区别要素进行分析后所做的概括。相应的,基于产品外观设计者自身检索能力及认知水准的限制,其对区别要素的概括可能有失偏颇,设计要点不一定真实反映拟授权设计的独创部分和内容。另外,设计要点仅仅是针对现有设计相区别的特征,针对不同的现有设计可以有不同的设计要点,设计要点不等同于创新部分。由此,法院在作外观设计专利侵权判定时不宜以产品外观设计者自行概括的设计要点界定授权设计的保护范围。

 

  其二,外观设计专利权的保护客体不是产品本身,而是其外观的设计方案,产品只是外观设计的载体,外观设计专利权该特殊的保护客体决定了其不适合采用权利要求的方式来确定其保护范围。无论在专利有效性审查过程中,还是在专利侵权判定中,都不能仅根据申请人基于申请时的认知水平所声称的所谓“设计要点”来界定外观设计的保护范围,因为外观设计的主要设计信息归根到底还是通过外观设计图片或者照片展示给公众的,其保护范围的界定根据也只能是外观设计图片或者照片,而非其他。

 

  其三,2009年6月18日,最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》第十二条规定:“被诉侵权设计不包含授权外观设计的设计要点的,应当认为被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上不会造成相关公众混淆。”而在2010年1月1日起施行的司法解释中将这一点删除,而仍以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,采用整体观察,综合判断的原则进行侵权判定,这一变化表明征求意见稿中的设计要点判定法已经被摒弃。另外,《专利审查指南》(2010)仅对设计要点进行了定义,但并未明确设计要点对申请的外观设计专利权能否获得授权的影响。基于专利有效性审查阶段和专利侵权判定阶段保护范围和思路相一致的原则,设计要点也不应对专利侵权判定起决定性作用。

 

  综上,外观设计专利权的保护范围应以表示在图片或照片中的该产品的外观设计为准。相应的,在判断被控侵权设计与授权设计是否相同或者近似时,应当对两者可视部分的全部设计特征进行观察、对能够影响产品外观设计整体视觉效果的所有因素进行综合考虑后作出判断。被控侵权外观设计与授权设计在整体视觉效果上无差异的,应当认定两者相同,在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者构成相近似。

 

三、设计要点的作用应仅限于进行外观设计比对时提供参考

 

  如同通过发明或者实用新型专利权的说明书和附图对权利要求书的解释既可能扩大权利要求书的文字所限定的专利保护范围,也可能缩小权利要求书的文字所限定的保护范围那样,外观设计设计要点作为简要说明的一部分对图片或者照片的解释也同样可能扩大或者缩小图片或者照片所限定的专利保护范围。设计要点在界定授权设计权利范围时仅起到辅助作用,帮助公众更好的理解外观设计的内容,准确的界定外观设计产品的类别,明确外观设计相对于现有设计的主要改进之处。也只有这样,才能使申请人针对现有设计做出的贡献得到客观地评价,而不因为其在提出申请时对于当时的设计水平的认识偏差而遭受不应有的损失或获得不当利益,实现客观、公正的对待申请人的独创性设计。

 

  本案属于典型的专利权人对设计要点的描述不当导致其权利范围过窄的情形,法院在侵权判定时考虑了影响外观设计整体视觉效果的所有因素,客观评价授权设计的创作高度,准确界定其保护范围,恰当的保护了专利权人的合法权益。


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